지식재산권/연구비관리
특허출원 前 특허전문가와의 발명상담을 통해 산학협력단 명의로 출원할지 여부를 결정하고, 기술협의를거쳐 기술이전 가능한 유망 기술를 조기에 선별하고자 하는 제도입니다
국가과제의 경우 협약서 또는 운영규정 등에 성과물의 귀속, 기술이전 대상, 기술이전 절차 등이 규정되어 있으며, 이들을 따라 기술이전을 추진해야 합니다. 따라서, 관련 협약서 등을 구비하여 산학협력단과 협의하시기 바랍니다.
기술이전의 형태는 다양할 수 있지만, 대학정보공시에서 기술이전 및 기술료의 집계기준에는 계약 당시 기술도입자에게 제공될 기술이 개발되어 있으면 기술이전으로. 계약 체결 이후 기술을 개발하여 제공할 예정이면 산업자문으로 구분하고 있습니다.
가. 기술이전의 종류는 무엇이 있나요? 가. 산촉법상 기술이전의 범위는 광범위 하지만, 주로 실시권 허락과 지분양도가 있습니다. 실시권 허락은 독점적 실시권인 전용실시권과 비독점적인 통상실시권이 있습니다. 전자의 경우, 계약기간동안 전용실시권자만 계약기술을 실시할 수 있으며, 후자의 경우 여러 통상실시권자가 계약기술을 실시할 수 있습니다. 나. 기술이전의 절차는 어떻게 되나요? 나. 기술이전은 크게 ①대상기술 선별, ②대상기업 선정, ③기술이전제안, ④기술이전 조건 협상, ⑤기술이전계약서 검토, ⑥기술이전계약 체결, ⑦계약 후 관리의 단계를 거칩니다. 경우에 따라, 순서가 일부 바뀌거나 생략되기도 합니다. 위와 같은 경우 ①, ② 및 ③의 단계가 이미 완료가 되었으므로 ④부터 진행될 수 있습니다. 다. 기술료는 얼마나 받아야 하나요? 다. 기술료는 크게 계약 당시 정액으로 정해지는 “정액기술료”와 매출액의 일정비율로 정해지는 “경상기술료”로 구분합니다. 정액기술료는 합의에 따라 분할납부도 가능합니다. 또한, 경상기술료는 계약 당시에 일정금액의 선수금을 받는 경우도 있습니다. 기술료를 어느 수준에서 결정할 지는 아주 어려운 문제입니다. 혹자는 기술가치평가를 통해 정하자고 하지만, 기술가치평가는 참고용일 뿐, 기술보유자나 기술도입자 양자가 만족하기는 어렵습니다. 또한, 기술보증기금 등 공신력이 있는 기관에 의한 기술가치평가의 비용은 4천만원/건 정도로 기술이전 대가를 정하기 위해 기술가치평가를 받기에는 무리가 있습니다. 따라서, 실제로는 기술도입자가 기꺼이 지불할 수 있는 금액으로 결정되고 있습니다. 다만, 정부과제인 경우 과제협약서 또는 운영규정 등에 기술료 하한선이 정해져 있는 경우가 있습니다.
대학 재정형편상 국가당 2~3,000만원 정도 소요되는 해외국가에 대한 특허출원을 지원하기 어려우며, 기술이전이 유망하다고 판단되는 건에 대해 PCT출원을 지원하고 30개월내 기술이전을 추진하여 기술이전을 받는 기업에게 해외출원을 할 수 있게 하는 것이 최선으로 판단됩니다. PCT출원을 원하시면, 최초 출원 후 6개월 정도에 산학협력단에 협의하시면, 관련 절차 및 필요자료에 대해서 안내받으실 수 있습니다.
PCT출원은 특허가 해외국가에 출원되었을 때 등록될 가능성이 있는지 여부를 판단할 수 있는 절차를 제공하고 이 절차를 진행하는 기간을 감안하여 해외출원을 할 수 있는 기한을 최초출원 후 30개월까지 연장시켜주는 제도로서, 제3자에게 배타권을 행사할 수 있는 권리가 부여되는 절차가 아닙니다.
특허의등록을 유지하기 위해서는 소정의 등록료를 매년 납부하여야 합니다. 특허가 등록될 때 3년차분까지 연차등록료를 납부하므로 4년차 등록료부터는 매년 납부하여야 합니다. 이러한 등록연차료는 산학협력단에서 등록필요성을 판단하여 납부하고 있습니다. 만약, 산학협력단이 등록연차료 납부를 포기하는 경우, 해당 발명자가 원하는 경우 해당 특허권을 무상양도하고 있습니다. 단, 등록연차료 및 명의이전에 소요되는 비용은 이전해가는 자가 부담합니다.
위와 같은 경우에는 두가지 선택이 있습니다. 첫째로, 심사관이 나눈 등록가능한 청구항과 등록 불가능한 청구항을 나누어서 절차를 진행하는 것입니다. 전자에 대해서는 등록을 추진하고 후자에 대해서는 포기하거나 분할출원을 하여 심사를 다시 받을 수 있습니다. 둘째로, 심사관의 의견에 불복하여 거절결정을 받은 때와 같이 “거절결정불복심판“ 또는 ”재심사청구(심사전치)“를 청구할 수 있습니다. 이 경우, 심판결과에 따라 심사관이 등록가능하다고 인정한 청구항까지 등록 받지 못할 가능성도 있습니다.
심사관의 거절사유를 해소 못하여 거절결정을 통지받으면, 심사관의 거절결정에 동의한다면 특허등록을 포기 하고, 동의하지 못한다면 “거절결정불복심판“을 청구하거나, ”재심사청구(심사전치)“를 하여 거절결정의 재고를 요청할 수 있습니다. 심사관이 출원된 발명과 선행특허를 이해하지 못하여 거절결정을 내리는 경우도 있지만, 발명자의 기술적인 기준과 심사관의 특허법적인 기준이 달라서인 경우도 있습니다. 전자의 경우에는 불복하여 추가 절차를 진행할 수 있지만, 후자인 경우에는 비용낭비에 불과할 수 있습니다. “거절결정불복심판“과 ”재심사청구(심사전치)“와 같은 추가 절차의 진행은 비용이 소요되므로 산학협력단 입장에서는 등록가능성이 떨어지거나 기술이전 가능성이 낮다고 판단되는 특허출원에 대해서 추가 절차를 진행하기 어렵습니다. 따라서, 절차를 진행하기 전 산학협력단과 협의가 필요합니다.
우리나라 특허제도는 선출원주의를 채택하고 있기 때문에 가급적 빠른 특허출원을 유도하기 때문에, 위와 같은 상황이 생길 수 있습니다. 이 경우, 개선된 발명(B)이 선출원된 발명(A)에 대비하여 진보성이 충분한지 여부에 따라서 2가지로 대응할 수 있습니다. 첫 번째로, 개선된 발명(B)이 선출원된 발명(A)에 대비하여 진보성이 충분히 있어서 개선된 발명(B)를 출원하여도 등록 가능하다고 판단된다면 개선된 발명(B)을 별도로 특허출원할 수 있습니다. 두 번째로, 개선된 발명(B)이 선출원된 발명(A)에 대비하여 진보성이 약하여 개선된 발명(B)를 출원하는 경우 선출원된 발명(A)에 의해 거절될 수 있다고 판단될 때에는 선출원(A)에 대해서 국내우선권을 주장하여 출원하면 선출원(A)가 취하된 대신에 선출원(A)의 출원일자에 개선된 발명(B)가 출원된 것으로 간주됩니다. 단, 이것은 최초 특허출원 후 1년 이내에만 가능합니다. 따라서, 산학협력단의 지식재산권 담당자와 출원을 대리한 특허사무소와 협의를 통해 출원 방향을 결정해야 합니다.
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